Новый Гражданский кодекс Украины, две главы - 75 и 76, посвятил договорам в сфере интеллектуальной собственности, выделив их в отдельную группу договоров и выделив их. Законодатель этим бы подчеркнул их специфический характер.
Указанные две главы содержат в себе 23 статьи, размещенные в них несколько не равномерно. Глава 75 называется «Распоряжение имущественными правами интеллектуальной собственности», хотя в ней речь идет не только о распоряжении. Эта глава посвящена всем договорам, которые имеют место в сфере интеллектуальной собственности. Однако это не означает, что другие гражданско-правовые договора в сфере интеллектуальной собственности нельзя применять. Однако в этой главе речь идет именно о договорах, присущие интеллектуальной деятельности и интеллектуальной собственности. Глава 75 состоит из 8 статей, которые определяют основные принципы договорных отношений в сфере интеллектуальной собственности.
Глава 76 «Коммерческая концессия » посвящена одному договору, который в специальной литературе называется франчайзинг. Глава включает в себя 15 статей, которые определяют основные принципы одного договора «Коммерческая концессия» (франчайзинг). Чем заслужил договор коммерческой концессии такую похвалу со стороны законодателя, понять трудно. Договор коммерческой концессии еще не получил широкого применения и, думается, по своим масштабам применения в Украине никогда не превзойдет масштабов применения, например, лицензионных договоров. Считаем, что такой перекос в выделении места в ЦК тем или иным правовым группам не на пользу делу.
Наличие главы в ЦК о договорных отношениях в сфере интеллектуальной собственности следует признать оправданным и целесообразным. Раз законы Украины об интеллектуальной собственности договорным отношениям уделяли недостаточное внимание. Между тем право интеллектуальной собственности чаще всего реализуется в такой правовой форме, как договор.
Бесспорно, основные гражданско-правовые основы договорных отношений в сфере интеллектуальной собственности, определены в ГК, будут развернуты и развиты в последующих законодательных актах, которые будут приниматься в развитие ГК. Не исключается, что со временем будет принят закон или иной нормативный акт высокого уровня о договорах, в том числе и о договорах в сфере интеллектуальной собственности. Последние должны соответствовать общим принципам гражданско-правовых договоров - свобода договора, выбор контрагента, условия договора и т.п. Новеллой ГК является то, что он отказался от деления договоров в сфере творческой деятельности по их видам. ГК не содержит такого вида договоров, как авторские, патентные договоры. В ГК определены основные гражданско-правовые основы всех договоров, касающихся интеллектуальной собственности. Иными словами, указанные договоры могут применяться в любой сфере интеллектуальной деятельности.
Еще одной новеллой ГК относительно этих договоров является то, что они не нуждаются в специальной государственной регистрации, как это требовалось по законам Украины об интеллектуальной собственности. В соответствии со ст. 1114 ГК указанные договоры могут регистрироваться только по требованию одной или обеих сторон. Отсутствие государственной регистрации не влияет на действие прав, предоставленных по лицензии или иным договором, и других прав на соответствующий объект права интеллектуальной собственности. Однако факт передачи исключительных имущественных прав интеллектуальной собственности, которые согласно ГК или иного закона действуют после их государственной регистрации, подлежит государственной регистрации. Это исключение из общего правила, но он пока ГК не предусмотрен, однако приведена в ст. 1114 допускает такую возможность, предусмотренную другим законом.
Существенным новшеством главы 75 ГК является также и то, что законодатель четко определил, договоры о распоряжении имущественными правами интеллектуальной собственности регулируют эти отношения.
Согласно ст. 1107 ГК распоряжение имущественными правами интеллектуальной собственности осуществляется на основании таких договоров: 1) лицензия на использование объекта права интеллектуальной собственности, 2) лицензионный договор; 3) договор о создании по заказу и использовании объекта права интеллектуальной собственности; 4) договор о передаче исключительных имущественных прав интеллектуальной собственности, 5) другой договор относительно распоряжения имущественными правами интеллектуальной собственности.
Представляется, что норма о передаче исключительных имущественных прав интеллектуальной собственности лучше изложена в ст. 427 ГК. По этой статье имущественные права (и не только исключительные, как это подчеркнуто в ст. 1107) интеллектуальной собственности могут быть переданы в соответствии с законом полностью или частично другому лицу. Условия передачи имущественных прав интеллектуальной собственности могут быть определены договором, который заключается в соответствии с настоящим Кодексом и другим законом.
Указанные договоры в ГК названы как договора распоряжения имущественными правами интеллектуальной собственности, но в этой главе 75 говорится и о других договорах, не являются договорами распоряжение, например, договор о создании объекта интеллектуальной собственности по заказу (ст. 1112 ГК).Кстати, этот вид договора, по нашему мнению, также назван неточно. Название ст. 1112 «Договор о создании по заказу и использовании объекта права интеллектуальной собственности» не всегда соответствует его содержанию, ведь в названии делается упор только на использовании объекта права интеллектуальной собственности, созданного по заказу. Однако в большинстве случаев речь идет о праве интеллектуальной собственности на такие объекты.
По ст. 430 ГК имущественные права интеллектуальной собственности на объект, созданный по заказу, принадлежит создателю этого объекта и заказчику совместно, если иное не установлено договором. Итак, здесь имеется в виду право интеллектуальной собственности, а не право использования.
Не соответствует приведена ст. 430 ГК с ч. 2 ст. 1112, где провозглашено, что договор о создании по заказу и использовании объекта права интеллектуальной собственности должен определять способы и условия использования этого объекта заказчиком. Возникает резонный вопрос, о чем идет речь, - об одном и том же договоре или о различных договорах. Представляется, что определяющим является ст. 430 ГК, в которой должны согласовываться ст. 1107 и ст. 1112. Пока существующая противоречивость между этими статьями.
Не может удовлетворить и норма о том, что права интеллектуальной собственности па объект, созданный по заказу, принадлежит создателю и заказчику совместно (ст. 430 ГК). Заказчик купил объект права интеллектуальной собственности, созданный по его заказу, а создатель продал его, то на каком основании это право интеллектуальной собственности на указанный объект должно делиться между создателем и заказчиком. Это не соответствует принципам права интеллектуальной собственности, поэтому приведенная норма не представляется логичной. Ведь заказчик, по заказу которого создан объект права интеллектуальной собственности, становится владельцем этого объекта. Он для приобретения именно права интеллектуальной собственности и заказывал создателю его создать. Он является владельцем со всеми вытекающими из этого последствиями.
Не является логическим, целесообразным и оправданным выделение понятия лицензии и выделение ее от лицензионного договора. Понятие лицензионного договора упрочнилось четко и однозначно. Его широко используют в международно-правовой и внутренний правоприменительной практике и науке. Делить лицензионный договор на просто лицензию и лицензионный договор не было никакой необходимости.
Статья 1108 «Лицензия на использование объекта права интеллектуальной собственности» определяет понятие лицензии: «Лицо, которое имеет исключительное право разрешать использование объекта права интеллектуальной собственности (лицензиар), может предоставить другому лицу (лицензиату) письменное полномочие, которое предоставляет ей право на использование объекта права интеллектуальной собственности.
Лицензия на использование объекта права интеллектуальной собственности может быть оформлена как отдельный документ или быть составной частью лицензионного договора».
В ст. 1109 ГК приведено определение лицензионного договора: «По лицензионному договору одна сторона (лицензиар) предоставляет второй стороне (лицензиату) разрешение на использование объекта права интеллектуальной собственности (лицензию) на условиях, определенных по взаимному согласию сторон с учетом требований этого Кодекса и другого договора».
Чем отличаются эти понятия по сути, - понять трудно. В них говорится об одном и том же. Разве когда лицензиар выдает лицензию, то в ней не согласуются условия использования объекта права интеллектуальной собственности и другие параметры того полномочия.
Определение лицензии по ст. 1108 не дает оснований считать письменное полномочие, которое выдается лицензиаром лицензиату, односторонней сделкой, ведь в этом письменном полномочии должны быть определены права и обязанности сторон. Итак, это двусторонняя сделка, то есть тот самый лицензионный договор. Принципиальной разницы между этими понятиями нет. Введение в гражданско-правовой оборот понятие лицензии внесет только путаницу в правоприменительную практику.
Однако удовлетворительной новеллой о лицензионных договоров есть оговорка, по которому считается, что по лицензионному договору предоставляется неисключительная лицензия, если другое не установлено лицензионным договором. Права на использование объекта права интеллектуальной собственности и способы его использования, которые не определены в лицензионном договоре, считаются не предоставленными лицензиату (части 4 и 6 ст. 1109).
Существенным новшеством ГК является четкое определение сроков действия лицензионных договоров. Кстати, в главе 75 и вообще в ГК не установлены сроки действия лицензии, но она не может быть бессрочной. По ст. 1110 ГК лицензионный договор заключается на срок, установленный договором, который должен истекать не позднее срока действия исключительного имущественного права интеллектуальной собственности на определенный в договоре объект.
Если в лицензионном договоре срок его действия не определен, считается, что он заключен на срок, оставшийся до истечения срока действия исключительного имущественного права на определенный в договоре объект права интеллектуальной собственности, но не более чем на пять лет. Если за шесть месяцев до истечения указанного пятилетнего срока ни одна из сторон не уведомит письменно другую сторону об отказе от договора, договор считается продленным на неопределенный срок. В этом случае каждая из сторон может в любое время отказаться от договора, письменно уведомив об этом другую сторону за шесть месяцев до расторжения договора, если больший срок для сообщения не установлен по договоренности сторон.
Если в лицензионном договоре не определена территория его действия, то по ч. 7 ст. 1109 ГК считается, что действие права на использование объекта права интеллектуальной собственности распространяется на всю территорию Украины.
В лицензионном договоре должен быть установлен максимальный тираж произведения, если вознаграждение за его издании или другом воспроизведении определена в виде фиксированной денежной суммы.
В главе 75 ГК введено понятие единичной лицензии, которой признается лицензия, выдаваемая одному лицензиату и исключает возможность выдачи лицензиаром другим лицам лицензий на использование объекта права интеллектуальной собственности в сфере, которая ограничена этой лицензией, но не исключает возможности использования лицензиаром этого объект объекта в указанной сфере.
ГК допускает выработки и принятия в установленном порядке типовых лицензионных договоров. Так, по ст. 1111 ЦК уполномоченные ведомства или творческие союзы могут утверждать типовые лицензионные договоры. ГК установил определенные требования к таким типовым договорам.
Лицензионный договор может содержать условия, не предусмотренные типовым лицензионным договором. Условия лицензионного договора, заключенного с творцом объекта права интеллектуальной собственности, ухудшающие его положение по сравнению с положением, предусмотренным законом или типовым договором, являются ничтожными и заменяются условиями, установленными типовым договором или законом.
Новой является норма, согласно которой условия передачи исключительных прав интеллектуальной собственности, которые ухудшают положение творца соответствующего объекта или его наследников сравнительно с положением, предусмотренным настоящим Кодексом и другим законом, а также ограничивают право творца на создание других объектов, являются ничтожными.
Коммерческая концессия (глава 76 ГК) - это новый договор в гражданском праве. По договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за плату право пользования в соответствии с ее требованиями комплексом принадлежащих этой стороне прав с целью изготовления и/или продажи определенного товара и/или услуги.
Предметом договора коммерческой концессии является право на использование объектов права интеллектуальной собственности (торговых марок, промышленных образцов, изобретений, произведений, коммерческих тайн и т.п.), коммерческого опыта и деловой репутации. В договоре коммерческой концессии может быть указана территория использования относительно определенной сферы гражданского оборота. Сторонами настоящего договора могут быть как физические, так и юридические лица. Договор коммерческой концессии заключается обязательно в письменной форме и подлежит государственной регистрации органом, который осуществил государственную регистрацию правообладателя. Договором коммерческой концессии может быть предусмотрено право пользователя заключать договор субконцессии.
Основной обязанностью правообладателя является передача пользователю технической и коммерческой документации и другой информации, необходимой для осуществления прав, предоставленных ему по договору коммерческой концессии. Правообладатель обязан также консультировать пользователя по вопросам, связанным с осуществлением этих прав. Статья 1120 ГК определяет и другие обязанности правообладателя.
Пользователь в свою очередь обязан: использовать торговую марку и другие обозначения правообладателя определенным в договоре способом; обеспечивать соответствие качества товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых, оказываемых) в соответствии с договором коммерческой концессии, качества аналогичных товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых, оказываемых) правообладателем; соблюдать инструкции и указания правообладателя, направленные на обеспечение соответствия характера, способов и условий использования комплекса предоставленных прав использованию этих прав правообладателем; предоставлять покупателям (заказчикам) дополнительные услуги, на которые они могли рассчитывать, покупая (заказывая) товары (работы, услуги) непосредственно у правообладателя; информировать покупателей (заказчиков) наиболее очевидным для них способом об использовании им торговой марки и других обозначений правообладателей по договору коммерческой концессии; не разглашать секреты производства правообладателя, другую полученную от него конфиденциальную информацию.
Глава 76 ГК предусматривает и особые условия договора коммерческой концессии. В частности, ст. 1122 содержит следующие предписания: правообладатель может быть обязан не передавать другим лицам аналогичные комплексы прав для их использования на закрепленной за пользователем территории, а также самому не совершать такую же деятельность на этой же территории. Пользователь может быть обязан не конкурировать с правообладателем на этой же указанной территории, не получать аналогичные права от третьих лиц (конкурентов правообладателя), согласовывать с правообладателем другие условия прав.
Специфическими являются обязанности сторон по договору коммерческой концессии, по которым правообладатель не может определять цену товара (работ, услуг), или устанавливать низкую или верхнюю границу этой цены взамен цены, определенной договором. В свою очередь пользователь не имеет права устанавливать в договоре коммерческой концессии условие о продаже товара (работ, услуг) определенной категории покупателей (заказчиков) или исключительно покупателям (заказчикам), имеющим место нахождения (место жительства), на территории, определенной договором.
ГК четко определяет ответственность сторон в договоре коммерческой концессии за нарушение условий договора. Правообладатель несет субсидиарную ответственность по требованиям, предъявляемым к пользователю в связи с несоответствием качества товаров (работ, услуг), проданных (выполненных, предоставленных) пользователем. Последний имеет право на заключение договора коммерческой концессии на новый срок, а также на изменение условий договора.
Каждая из сторон договора коммерческой концессии имеет право на прекращение договора, предупредив другую сторону за шесть месяцев до истечения срока его действия. Расторжение договора подлежит государственной регистрации в соответствии с ст. 1118 настоящего Кодекса. Договор коммерческой концессии прекращается также в следующих случаях: 1) прекращения права правообладателя на торговую марку или другое обозначение, определенное в договоре, без его замены аналогичным правом; 2) объявления правообладателя или пользователя несостоятельным (банкротом).
Переход исключительного права на объект права интеллектуальной собственности к другим лицам не влияет на действительность договора коммерческой концессии. В таком случае договор не подлежит ни изменению, ни расторжению.
В случае смерти правообладателя его права и обязанности переходят к его наследникам в порядке, определенном ЦК.
Если торговая марка или другое обозначение правообладателя, права на использование которых входят в комплекс прав, предоставленных пользователю по договору коммерческой концессии, настоящий договор сохраняет действие относительно нового обозначения правообладателя, но пользователь имеет право на расторжение договора и возмещение убытков.
ГК четко определяет последствия прекращения права, пользование которым предоставлено по договору коммерческой концессии.
Если в период действия договора коммерческой концессии право, пользование которым предоставлено этому договору, прекратилось по тем или иным причинам, силу самого договора коммерческой концессии не прекращается. Однако прекращают силу те положения, касающиеся права, прекратилось. Пользователь имеет право в таком случае требовать соответствующего снижения надлежащей правообладателю платы, если иное не установлено договором.
В случае прекращения права правообладателя на торговую марку или другое обозначение наступают последствия, предусмотренные ч. 3 ст. 1126 или ст. 1128.
